Todo lo que debes saber para registrar tu marca de forma exitosa
La “falta de carácter distintivo” y la oposición de un tercero (aduciendo “riesgo de confusión”) suelen ser las causas más habituales para que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) deniegue nuestra solicitud de marca.
¿Qué podemos registrar como marca?
¿Cómo debe ser la “marca ideal” que maximiza la probabilidad de su concesión ante la OEPM?
¿Cómo responder al Suspenso de una marca?
¿Cuánto cuesta registrar una marca? ¿Cuánto tiempo lleva su registro?
¿Debemos contratar a un agente de la propiedad intelectual o podemos hacerlo nosotros directamente?
…
A continuación respondemos a las principales preguntas sobre el registro de marcas en España para que puedas realizar tus solicitudes con la mayor probabilidad de éxito.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS ANTE LA OEPM
A) SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS
1.- ¿Qué se puede registrar como una marca?
Está regulado en el artículo 4 de la “Ley de Marcas”:
Se puede registrar una palabra -o una combinación de ellas- junto a diseños, formas y colores característicos siempre y cuando ofrezcan:
1) SUFICIENTE CARÁCTER DISTINTIVO sobre la oferta que representan. Es decir, que permita individualizarla y diferenciarla en el mercado con respecto a:
a) Otras ofertas existentes (marcas ya registradas).
b) Palabras genéricas (faltas de carácter distintivo).
c) Palabras prohibidas (símbolos nacionales, términos protegidos, tacos, etc.).
2) CLARIDAD y PRECISIÓN sobre el ámbito y la categoría de productos que protegen, de tal forma que no puedan llevar a confusión al consumidor.
2.- ¿Qué diferencia existe entre “marca” y “nombre comercial”?
La “marca” hace relación a los productos/servicios fabricados por una empresa, mientras que el “nombre comercial” se refiere a la denominación de una empresa.
Por ejemplo:
Son “nombres comerciales” INDITEX, NUEVA PESCANOVA, GRUPO FUERTES, BAYER, TELEFÓNICA O DIA CORPORATE.
Son “marcas” ZARA, PESCANOVA, ELPOZO, ASPIRINA, MOVISTAR O DIA.
No obstante, también se recomienda registrar los “nombres comerciales” como “marcas” en caso de que vayamos a emplearlos a nivel comercial. Es el caso de INDITEX, BAYER o TELEFÓNICA.
3.- ¿Qué no se permite registrar como “marca”?
La “Ley de Marcas” establece dos tipos de prohibiciones:
a) PROHIBICIONES ABSOLUTAS (incumplimientos de la propia marca en sí):
1) Denominaciones o signos con falta de claridad y precisión.
2) Palabras o signos que sean estándares y genéricos (del lenguaje corriente sin apenas carácter distintivo: por ejemplo, “casa”, “tienda”, “árbol”, etc. a secas).
3) Que sean contrarias a la ley o a las buenas costumbres (insultos, tacos, palabras malsonantes, etc.).
4) Que puedan inducir a error (por ejemplo, una marca de agua mineral que se llame “Lejía”).
5) Que estén protegidas por otra normativa especial (por ejemplo, las denominaciones de origen como “Rías Baixas” o “Rueda”).
6) Escudos, emblemas y banderas de localidades, provincias, comunidades y del Estado Español.
b) PROHIBICIONES RELATIVAS (incumplimientos en comparación con otras marcas ya existentes):
1) Que el signo solicitado como marca no esté disponible (pues ya existe una marca registrada similar).
2) Que sea idéntico o semejante a alguna marca ya registrada, pudiendo inducir a error -genera “riesgo de confusión” en el consumidor- debido a su similitud.
3) Que sea parecida a una marca con trayectoria o renombrada en el mercado, de tal forma que se trate de aprovechar su fama obteniendo una “ventaja desleal” (riesgo de plagio).
4) Que no se tenga autorización del titular para su uso (en caso de que se quiera registrar como marca un nombre, apellidos o creaciones protegidas).
Por ejemplo:
El licor “HIJOPUTA” fue una solicitud de marca denegada a través de la OEPM por “ser contraria a las buenas costumbres”.
La marca de galletas “ROSKITOS” solicitada por Biscuits Galicia fue denegada por “carecer de suficiente carácter distintivo”.
B) SOBRE LOS TRÁMITES PARA REGISTRAR UNA MARCA
4.- ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué debemos hacer antes de iniciar los trámites?
1º) Consultar la base de datos de la OEPM para confirmar que la marca que vamos a registrar no lo está ya. (Para ello se debe entrar al “localizador de marcas” de su página web www.oepm.es).
2º) Buscar e identificar en la “Clasificación de Niza” la categoría y subcategorías en las que queremos registrarla.
3º) Es recomendable consultar nuestras dudas sobre las posibilidades de que nuestra marca sea concedida en el teléfono de atención de la OEPM: nos ayudarán a detectar prematuramente algún error o incumplimiento que nuestra marca tenga y corregirlo antes de presentar la solicitud.
Fuente: web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) www.oepm.es
5.- ¿Qué es la “Clasificación de Niza” y cómo se usa?
Es el sistema de clasificación internacional que identifican las distintas actividades (clases de productos y servicios) sobre las que podemos solicitar la protección de una marca.
La “Clasificación de Niza” está compuesta por un total de 45 clases numeradas de la 1 a la 45, y dentro de cada una de ellas existen varias “subclases”.
Es empleado por la OEPM para identificar las clases de productos/servicios sobre las que el solicitante reclama la protección de una determinada marca.
Es decir, cuando rellenemos la Solicitud de Registro de una marca debemos indicar para qué clases (y subclases específicas) la estamos solicitando.
-Fallo habitual: indicar en el formulario de registro simplemente una clase completa sin especificar las “subclases” exactas (actividades concretas) para las que vamos a registrar nuestra marca. No es posible registrar una clase completa: hay que desglosar las subclases exactas.
-Importante: las categorías que solicitemos deben corresponderse a la actividad real que realicemos (o vayamos a realizar en un tiempo), pues la OEPM podría solicitarnos -normalmente ante la demanda de un tercero- que demostremos la realización efectiva de todas esas actividades para las que hemos registrado la marca.
ENLACES A LA CLASIFICACIÓN DE NIZA:
https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/HTML/ClasificacionNiza.htm
6.- ¿Cuáles son (1) los trámites, (2) el coste, (3) el tiempo de respuesta, (4) la duración y (5) el ámbito de protección de una marca registrada a través de la OEPM?
a) TRÁMITES:
Se recomienda hacerlo sin duda online (a través de la web de la OEPM) pues nos ahorraremos tiempo y dinero.
1º) Rellenar y presentar la “Solicitud de Registro de Marca”, pagando las correspondientes tasas.
En esta solicitud debemos rellenar varios datos, y entre los más relevantes están (a) el tipo de marca que solicitamos (“denominativa” o “figurativa”) y (b) las clases y subclases (de la “Clasificación de Niza”) para las cuales solicitamos su registro.
2º) Examen de forma: una vez presentada la solicitud, la OEPM revisa si ha sido cubierta correctamente; si hemos cometido algún error nos notificarán de un “SUSPENSO DE FORMA”, dándonos el plazo de 1 mes para subsanarlo.
3º) Remisión de la solicitud a la OEPM (una vez superado el examen de forma).
4º) Examen de licitud: el examinador comprueba que la marca solicitada cumple los requisitos establecidos en la “Ley de Marcas”.
a) Si no los cumple nos remitirán la notificación del SUSPENSO DE FONDO, a la que podremos alegar en el plazo de 1 mes.
b) Si los cumple se procede a la publicación de nuestra solicitud de marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual (BOPI), quedando expuesta ante terceros.
5º) Publicación de la solicitud en el BOPI y notificación a los titulares de derechos anteriores: existe un plazo de 2 meses para que cualquier titular de marca que considere que nuestra solicitud le perjudica (pues incumple alguna de las “prohibiciones relativas”) presente escrito de oposición.
En esta fase juegan un papel importante los “agentes de la propiedad” que están pendientes de la publicación de las nuevas marcas en el BOPI para presentar oposición en nombre de sus representados.
6º) Examen de fondo:
a) Si hemos tenido un suspenso por incumplir la legislación debemos presentar recurso (“contestación al suspenso”) indicando las medidas correctoras/modificaciones que proponemos en nuestra marca para que cumpla la ley.
b) Si ha existido oposición de un tercero debemos contestar también al suspenso rebatiendo sus oposiciones.
7º) Concesión o denegación: una vez transcurrido el plazo de oposiones y contestaciones, o bien recibiremos el “título de marca” junto a la resolución de concesión, o bien la denegación de la marca.
En caso de denegación, NO se devuelve el importe de las tasas.
B) COSTE:
Se abona una tasa por cada categoría de productos/servicios en la que deseemos registrar nuestra marca.
Las tasas se actualizan cada año, si bien en 2022 ascendían a 127,88 euros para la primera categoría.
c) TIEMPO QUE LLEVA REGISTRAR UNA MARCA:
Depende de si nuestra marca es aceptada a la primera, si hay algún SUSPENSO DE FORMA, SUSPENSO DE FONDO, oposición de un tercero… Si bien el tiempo habitual suele oscilar entre los 6 meses (si todo va bien) y 1 año (si tenemos que contestar a algún tipo de suspenso).
d) DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN:
Las marcas se conceden por periodos de 10 años. Una vez alcanzado ese plazo debemos solicitar su renovación.
e) ÁMBITO GEOGRÁFICO DE PROTECCIÓN:
1) España: las marcas registradas a través de la OEPM tienen protección para dentro del territorio nacional (www.oepm.es).
2) Europa: si queremos registrar una marca a nivel europeo debemos acudir a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) con sede en Alicante (www.euipo.europa.eu).
3) Mundo: a nivel mundial debemos recurrir a la OMTI con sede en Bruselas.
Evidentemente el coste y los trámites son distintos en función del ámbito de registro.
Cuando somos titulares de una marca a nivel nacional y solicitamos la extensión de su protección a nivel internacional (por ejemplo, pasando de España a toda la Unión Europea) es muy importante reivindicar la antigüedad.
Por ejemplo,
Nestlé es propietario de centenares de marcas locales con vigencia dentro de cada país (por ejemplo, en España posee fabadas “Litoral”, aguas “Viladrau”, tomate frito “Solís” o helados “Miko”).
Sin embargo, también es propietario de marcas con vigencia a nivel internacional como “Nescafé”, “Maggi” o “Nesquik”.
La marca “Miko” en España propiedad de Nestlé, mientras que la marca “Miko” en Francia es propiedad de Unilever.
Hace años Nestlé unificó su marca de helados en una única “Helados Nestlé” (“Nestlé Ice Cream”) para todo el mundo, al igual que Unilever creó la marca internacional “Heartbreak” que en España recibe el nombre de “Frigo”.
C) CONSEJOS PARA REGISTRAR UNA MARCA DE FORMA EXITOSA
7.- ¿A priori se puede garantizar al 100% que nuestra solicitud de marca será concedida por la OEPM?
No, el examinador interpretará el grado de cumplimiento de nuestra solicitud con respecto a la “Ley de Marcas”, especialmente los requisitos (1) de “tener suficiente carácter distintivo” y (2) de no incurrir en ninguna prohibición (tanto absolutas como relativas -normalmente por oposición de un tercero-).
Por tanto:
a) La concesión siempre se basará en la interpretación del examinador que nos toque.
b) Y si nuestra candidatura es suspendida y/o surge oposición de un tercero, lograr la concesión de nuestra marca también dependerá de la argumentación que hagamos como respuesta al Suspenso.
Lo que sí podemos (y debemos) hacer a priori es maximizar la probabilidad de que nos concedan su registro en el momento de la Solicitud, tratando de que nuestra marca cumpla los requisitos establecidos en la “Ley de Marcas” (y que concretamos a continuación en la pregunta 7).
Por ejemplo,
En el registro de nueva marca representada por una “T” (el “restyling” realizado en el año 2021) Telefónica ha solicitado otra marca adicional como “plan B” ante la oposición que se ha encontrado de Deutche Telekom (cuyo logo también está compuesto por una “T”), tras haber alegado esta última la existencia de “riesgo de confusión” entre ambas.
Los tribunales decidirán si ambas marcas pueden o no coexistir en el mercado, pero Telefónica se guarda así otra versión de la marca en caso de que la sentencia pudiera salir desfavorable hacia ella o no alcance un acuerdo con Deutche.
8.- ¿Cómo maximizar la probabilidad de que nos concedan una marca? ¿Cómo es la “marca ideal”?
A la hora de diseñar la “marca ideal” desde el punto de vista de su registrabilidad en la OEPM debemos tener en cuenta los siguientes consejos:
1) ELEGIR UN NOMBRE SINGULAR Y ORIGINAL. Debemos buscar una denominación única y creativa capaz de aportar suficiente carácter distintivo.
2) ELEGIR UN NOMBRE DE TIPO “FANTASÍA” preferentemente a otras formadas por palabras más genéricas.
3) DISEÑAR UNA MARCA DE TIPO “FIGURATIVO” (INCLUYENDO UN LOGOTIPO) en lugar de una marca meramente “denominativa” (compuesta únicamente por un nombre).
-IMPORTANTE: Los examinadores de la OEPM consideran que las marcas que incluyen algún logotipo o signo característico aportan un mayor “CARÁCTER DISTINTIVO” a todo el conjunto.
-Recordemos que la falta de “carácter distintivo” es uno de los principales motivos por los que se deniegan marcas.
4) CLARIDAD Y CONCISIÓN sobre la oferta de productos/servicios que representa la marca, así como las categorías y subcategorías que protege de acuerdo a la “Clasificación de Niza”.
5) SUFICIENTEMENTE DIFERENCIADA. Que no “induzca a error” por parecerse en exceso a otras marcas ya existentes en el mercado o pueda ser acusada de “plagio”.
Por ejemplo:
Nuestra empresa desea registrar una marca de tomates típicos de Andalucía (dentro de la clase 29: frutas, verduras y hortalizas) denominada “La Andaluza”.
a) Si solicitamos el registro de la marca denominativa “La Andaluza” con toda seguridad será denegado su registro, pues dicha marca carece de suficiente carácter distintivo.
b) Sin embargo, si concretamos y singularizamos dicha marca (1) cambiando su denominación por “Tomates La Andaluza” y (2) registrándola como una marca figurativa (en lugar de meramente denominativa) complementando este nombre con un logotipo, hay muchas más posibilidades de que el examinador de la OEPM interprete que el conjunto tiene suficiente carácter distintivo y nos conceda dicha marca.
c) Es más, si en lugar de denominarla “Tomates La Andaluza” (denominación compuesta por 3 palabras genéricas) complementamos a mayores el nombre con una palabra de “fantasía” que contribuya a incrementar aún más su carácter distintivo (por ejemplo, “Tomates La Andaluza Extraquality”) se maximizará la probabilidad de que nuestra marca sea concedida.
Y a mayores minimizaremos la probabilidad de que otra marca de tomates (misma categoría) pueda presentar oposición al registro de nuestra marca.
Conclusión: cuanto más singularizada esté nuestra marca (mayor “carácter distintivo” aporte) más posibilidades tendremos de que nos concedan su registro en la OEPM y de que ninguna empresa competidora pueda presentarnos oposición.
Por el contrario, cuanto más “genérica” resulte nuestra marca es cierto que comercialmente puede facilitar la identificación en la mente del consumidor, si bien más difícil será que nos concedan su registro.
9.- ¿Qué “truco” se suele emplear para singularizar una marca demasiado genérica y lograr que la OEPM la acepte?
Cuando una empresa es titular de una marca, puede emplear esta como parte de la denominación de la nueva marca que desee registrar, creando así (mediante la unión de las dos palabras) un nombre compuesto de tipo “fantasía” y consiguiendo un mayor carácter distintivo.
¿Qué ventajas tiene hacer esto?
1) Al otorgarle un mayor carácter diferencial la OEPM nos concedará la marca.
2) Evitaremos que nuestra competencia pueda registrar una marca similar en la misma categoría.
Por ejemplo:
La solicitud de marca “Roskitos” presentada por Biscuits Galicia fue denegada por la OEPM. Sin embargo, la empresa (que es propietaria también de la marca “Biscuits Galicia”) la podría haber singularizado más presentando la solicitud de “Roskitos Biscuits Galicia”, término que con toda seguridad hubiera sido concedido por la OEPM.
De hecho, Biscuits Galicia registró otras marcas como “María Gallega Biscuits Galicia” o “La Galletería Biscuits Galicia” que no habrían sido concedidas si únicamente hubiera solicitado “María Gallega” o “La Galletería” a secas.
Con estos registros Biscuits Galicia se garantiza que no puedan aparecer otras marcas de galletas registrando marcas parecidas.
D) SOBRE LA UTILIDAD DE REGISTRAR UNA MARCA Y EL RIESGO DE NO HACERLO
10.- ¿Por qué hay marcas registradas en la OEPM que apenas aportan “carácter distintivo”?
Porque se registraron hace años, cuando la Ley de Marcas era más permisiva.
Con el tiempo es cada vez más restrictiva y exige que las nuevas marcas ofrezcan un mayor carácter distintivo.
Por ejemplo:
Marcas cuya denominación es muy genérica y sin apenas carácter distitivo como “Telefónica”, “Areas”, “Donuts”, “Iberia” o “Dia” fueron concedidas por la OEPM hace muchos años.
Otras como “Telepizza”, “Estrella Galicia”, “Casaplanta” o “Panrico” presentan algo más de carácter distintivo, pero hoy en día -con los criterios más estrictos- resultaría también complicado su registro.
11.- ¿Es posible usar comercialmente una marca sin haberla registrado? ¿Qué riesgos tiene?
Sí, pero si no la registramos existe el riesgo de que un tercero (nuestra competencia, por ejemplo) la vea, la registre y nos quite el derecho legal a seguir utilizándola.
12.- ¿Qué riesgo tiene intentar imitar o copiar el diseño o la marca registrada por otro titular?
1) De entrada, si intentamos registrar una marca que imita a una ya existente (una copia) existe una gran probabilidad de que la OEPM suspenda nuestra solicitud:
a) bien porque el examinador no apruebe nuestra solicitud (que imita a otra marca/diseño),
b) o bien porque el titular de la marca original presente oposición.
2) Sin embargo, en caso de haber logrado registrar una marca que imita a otra ya existente, hay que tener en cuenta que existen multitud de sentencias condenatorias por plagio (obtener “ventaja desleal” aprovechando la fama de una marca renombrada o diseño conocido), las cuales han obligado a pagar importantes sumas de dinero (un % de los ingresos obtenidos) al afectado y/o a retirar del mercado y destruir los productos supuestamente falsificados.
Por tanto, si copiamos descaradamente un diseño protegido o una marca podríamos ser denunciados por el afectado.
Por ejemplo:
En el año 2020 la empresa galletera Florbú (propietaria de la marca “Gallesaurus”) fue demandada por su competidora Artiach (propietaria de la marca “Dinosaurus”), siendo condenada por plagio a retirar todo el stock en circulación de galletas “Gallesaurus” y a abonar a Artiach el 1% de las ventas obtenidas los últimos 5 años de esta referencia. Las galletas de Florbú con forma de dinosaurio siguen siendo comercializadas en el mercado (pues acertadamente se alegó que ninguna empresa puede apropiarse en exclusiva de un elemento genérico y del ámbito común como son las formas de dinosarios), si bien se cambió su denominación por la de “Jurasitos”, que nada tiene que ver con “Dinosaurus”.
En el año 2019 la empresa Cial Lama (D´casa) fue condenada al pago de 12% de sus ventas (1,4 millones) a Mr Wonderful por considerar que habría plagiado sus diseños protegidos.
13.- ¿Para qué sirve registrar una marca?
Según la propia “Ley de Marcas”, el registro de una marca a través de la OEPM confiere a su titular el derecho a utilizarla en exclusiva en el tráfico mercantil dentro de España.
En la práctica supone una prueba legal (determinante y casi irrefutable) a la hora de demostrar nuestra titularidad sobre la misma.
Es por tanto una salvaguarda (o evidencia de gran peso) en caso de conflicto legal: por ejemplo, si un tercero reclamase el empleo de esa misma marca; o si este tratase de imitarla, el tribunal siempre nos dará la razón si la titularidad de la marca es nuestra.
No obstante, la antigüedad es también un factor determinante.
14.- ¿Qué tipos de marcas hay a la hora de su registro?
En la Solicitud de Registro debemos especificar el tipo de marca que vamos a tramitar:
1) DENOMINATIVA: cuando registramos una marca compuesta únicamente por un nombre (sin logotipo o diseño específico).
2) FIGURATIVA (O MIXTA): cuando registramos una marca compuesta por un nombre + un logotipo, signo o diseño especial.
La marca “figurativa” otorga siempre un “mayor carácter distintivo”, por lo que se recomienda el registro de este tipo para maximizar la probabilidad de su concesión.
3) OTROS TIPOS: existen otra clase de marcas (“tridimensionales”, etc.) pero son menos frecuentes.
15.- Si registramos nuestra marca en una determinada categoría, ¿queda también protegida en el resto de categorías?
No, nuestra marca únicamente queda protegida dentro de la categoría de productos/servicios que hayamos solicitado (en la “Clasificación de Niza”).
Si deseamos protección para más categorías debemos tramitar la correspondiente solicitud de esa marca para cada una de ellas (pagando las correspondientes tasas, y pudiendo demostrar el desarrollo de todas esas actividades en caso de ser requerido).
Hay empresas que sí tienen registrada una marca en todas o en casi todas las categorías. Suele ser el caso de empresas de diseño (por ejemplo, Mr Wonderful) las cuales efectivamente comercializan todo tipo de productos y servicios.
Por tanto, otra empresa sí que puede solicitar una marca similar o parecida a la nuestra para otra categoría de productos/servicios (excepto en el caso de las marcas que la OEPM considera “renombradas” –Zara, Coca-Cola, Telefónica, etc.) a las que sí se les otorga una protección especial para todas las categorías.
Por ejemplo:
Existe una marca registrada “Conguitos” en la clase 30 – dulces (que es propiedad de Chocolates Lacasa, S.A.) y otra marca “Conguitos” en la clase 25 – calzado (y que es propiedad de la empresa textil Gold División, S.L.).
La empresa de ropa deportiva Nike, Inc. es titular de la marca “Nike” para la clase de ropa deportiva, mientras que la empresa fabricante de desodorantes De Ruy Perfumes, S.L. es titular de la marca “Nike” para otra clase.
Existe una marca “Rio” para galletas y otra marca “Rio” para la leche.
D) EL SUSPENSO Y LA CADUCIDAD DE UNA MARCA: ¿QUÉ HACER?
16.- ¿Cuáles son los motivos por los que pueden suspender nuestra solicitud de marca?
a) POR “SUSPENSO DE FORMA”: la OEPM detecta que hemos rellenado incorrectamente algún dato del formulario (el error más habitual: no haber acotado correctamente la actividad al cubrir la casilla de la “Clasificación de Niza”). Nos darán 1 mes para subsanar el error.
b) POR “SUSPENSO DE FONDO”: porque nuestra marca incumple algún apartado de la “Ley de Marcas” o bien porque un tercero se ha opuesto.
b.1) “Suspenso de Fondo” por incumplimiento de la “Ley de Marcas”; el examinador de la OEPM detecta que hemos incurrido en alguna “prohibición absoluta”:
1) Carecer de suficiente carácter distintivo.
2) Empleo de palabras genéricas sin apenas singularidad.
3) Inducir a error (por los motivos anteriores o por asemejarse a otra marca ya registrada).
b.2) “Suspenso de Fondo” por oposición de un tercero; en este caso la OEPM considera que nuestra marca cumple con la legislación, pero es un tercero el que alega nuestra incursión en alguna “prohibición relativa”:
1) Nuestra marca es semejante a la suya en alguna característica, haciéndolas incompatibles en el mercado ante el “riesgo de confusión” al consumidor.
2) Intento de plagio: el opositor interpreta que nuestra marca intenta copiar a la suya y aprovecharse de su fama/conocimiento en el mercado.
Muchas empresas tienen contratado el servicio de un agente de la propiedad intelectual encargado de custodiar y defender sus marcas, chequeando diariamente las solicitudes de nuevas marcas presentadas ante la OEPM (en el BOPI -Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual-) con el objetivo de presentar oposición en caso de que detecten alguna que puede asemejarse demasiado a la de su cliente.
En caso de recibir un Suspenso de Fondo, tendremos el plazo de 1 mes para presentar alegaciones.
Por ejemplo:
Telefónica registró su nueva marca a nivel mundial en el “restyling” que hizo en el año 2021, y la operadora alemana Deutche Telekom presentó oposición alegando “riego de confusión” (suspenso por oposición de un tercero).
La nueva marca de Telefónica está representada por una “T”, al igual que la marca de Deutche Telekom.
Mientras se resuelve el litigio (y ante la posibilidad de que le den la razón a Deutche Telekom denegando la nueva marca “T” a Telefónica) la compañía española ha registrado otra versión del logo como “plan B”.
Mientras se resuelve el litigio (y ante la posibilidad de que le den la razón a Deutche Telekom denegando la nueva marca “T” a Telefónica) la compañía española ha registrado otra versión del logo como “plan B”.
Fuente: diario La Información (octubre de 2021 y febrero de 2022).
17.- ¿Cómo se contesta al suspenso de una marca? ¿Me devolverán el dinero de las tasas si mi marca es finalmente denegada?
Debemos responder al Suspenso rellenando el formulario existente para ello, y presentando a mayores la argumentación que consideremos para defender nuestra marca:
a) POR “SUSPENSO DE FORMA”:
En la contestación debemos proponer la corrección de los errores detectados por el examinador.
b) POR “SUSPENSO DE FONDO”:
b.1) Por incumplimiento de la “Ley de Marcas” (incurrir en prohibiciones absolutas):
-Argumentando que nuestra marca sí que cumple los requisitos establecidos en la “Ley de Marcas” y no incurre en las prohibiciones absolutas ni relativas.
-Proponiendo cambios en la marca que permitan incrementar corregir las deficiencias comunicadas (incrementar el carácter distintivo incluyendo una palabra adicional, aumendar su singularidad aportando a mayores un logo, etc.). OJO UNA VEZ QUE LA MARCA HA SIDO PUBLICADA EN EL BOPI NO SE NOS PERMITIRÁ MODIFICARLA!! DEBEREMOS PRESENTAR UNA NUEVA SOLICITUD.
-Argumentando su posible existencia en el mercado sin riesgo de confusión.
b.2) Por oposición de un tercero:
-Contestando y argumentando que ambas marcas (la nuestra y la del opositor) están suficientemente diferenciadas conforme a los requisitos de la “Ley de Marcas”, y por tanto pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión.
-O bien proponiendo algún cambio en nuestra marca para que se diferencie más de la marca opositora.
-Proponiendo la limitación de su uso a determinadas
Toda esta argumentación debe demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la “Ley de Marcas” y de no incurrir en las prohibicines.
Tras haber presentado nuestra respuesta, deberemos esperar en torno a 1 mes para que la OEPM dictamine si acepta nuestras alegaciones y nos concede la marca, o bien si la suspende definitivamente.
La respuesta al Suspenso de una marca no conlleva ningún gasto adicional.
Sin embargo, si finalmente la OEPM desestima nuestras alegaciones y dictamina el Suspenso definitivo de la marca, perderemos las tasas (nunca son devueltas en caso de suspenso).
Ejemplos de Contestaciones al Suspenso de Marcas:
a) Por oposición de otra marca con semejanzas en el logo alegando riesgo de confusión/peligro de plagio (forma de concha).
b) Por oposición de otra marca con semejanzas fonéticas alegando riesgo de confusión/peligro de plagio (parte denominativa).
c) Por oposición de la propia OEPM por “falta de carácter distintivo”.
18.- ¿Es recomendable contratar los servicios de un “agente de la propiedad intelectual”?
Existen multitud de empresas y despachos de abogados que prestan sus servicios como “agentes de la propiedad intelectual”.
Ofrecen toda clase de servicios relacionados con la realización de trámites (solicitud de registro, contestación a suspensos y oposiciones, renovaciones cuando las marcas van a caducar, etc.) y la vigilancia de marcas y oposición a un tercero (consultan el BOPI).
Existen multitud de tarifas y versiones de estos agentes.
A nivel práctico, si somos una pyme y no tenemos muchas marcas, o bien estas no son demasiado valiosas/relevantes en el mercado, quizás no merezca la pena pagar por sus servicios.
Sin embargo, cuando una marca es realmente valiosa sí que es recomendable contratar sus servicios para que la vigilen y defiendan.
19.- Cuando nuestra marca registrada va a caducar ¿nos avisa automáticamente la OEPM?
Debemos estar atentos cuando se cumpla el periodo de 10 años, pues la marca caduca automáticamente y debemos solicitar su renovación dentro del plazo establecido o perderemos la titularidad sobre la misma.
Normalmente el sistema informático de la OEPM suele notificar al titular (por email) cuando se acerca la caducidad de su marca, pero no siempre.
La OEPM no tiene obligación legal de hacerlo, por lo que podemos no ser avisados pues además su sistema de notificación por email no es infalible.
20.- Si no nos conceden el registro de una marca ¿podemos usarla igualmente?
Sí, pero sabiendo que no tenemos la titularidad sobre ella y por tanto cualquier otra persona/empresa podría usarla igualmente sin que pudiéramos denunciar.
Es decir, no podríamos reclamar la exclusividad sobre su uso.
Es más, si otra empresa logra registrarla introduciendo alguna pequeña variación (por ejemplo, empleando el “truco” de la pregunta 9 para hacerse con ella) podría arrebatarnos el derecho a su uso.
Por ello siempre es recomendable (en la medida de lo posible) emplear marcas que hayamos registrado.
21.- ¿Por qué motivos podría “caducar” la titularidad de nuestra marca?
Además de haber vencido el plazo de 10 años sin que hayamos solicitado la renovación, una marca puede caducar “por falta de uso efectivo”.
Es decir, si tenemos registrada una marca pero ante una denuncia o requerimiento no podemos demostrar que la usamos en realidad, la OEPM también podría decretar su caducidad y perderíamos su titularidad.
Por ello es importante registrar clases cuyas actividades realmente vayamos a desarrollar.
Por ejemplo:
Hace años Nestlé fusionó las tres marcas de helados de las que era propietario en España (“Camy”, “Miko” y “Avidesa”) dejando de utilizarlas comercialmente en favor de una única marca “Helados Nestlé”.
Un competidor (ICFC) denunció este hecho (solicitando la caducidad de la marca “Camy”) haciendo que Nestlé perdiera la titularidad de esta marca por falta de uso efectivo.
Nestlé recurrió, pero no pudo acreditar el uso real de esta marca a nivel comercial a pesar de que la estuvo empleando en un producto (su tarta “Gran Dama de Camy”), pues el tribunal consideró que ese uso minoritario no justificaba el empleo real de la marca.
El competidor ICFC no solo hizo perder la marca “Camy” a Nestlé, sino que se quedó con ella, pues además de presentar la denuncia también tramitó solicitud de registro de esta marca a su nombre una vez le fue caducada a Nestlé.
Fuente: Brands Protection News – brandsprotectionnews.com (año 2020).
22.- Si realizamos un “restyling” de nuestro logotipo ¿debemos registrar esta actualización también en la OEPM?
Si es “restyling” es notorio (el cambio es sustancial) sí que es recomendable registrarlo.
Si no, es posible esperar al vencimiento de la marca (a los 10 años) y aprovechar la solicitud de renovación para registrar la nueva versión gráfica.
Se tramitaría como si solicitásemos el registro de una nueva marca; es decir, presentando un nuevo expediente de registro de marca (y abonando las correspondientes tasas por cada clase solicitada).
La OEPM observará que estamos solicitando una nueva versión de nuestro logotipo para la misma marca denominativa (para el mismo nombre) que ya tenemos registrada, lo cual es completamente lícito y correcto. Una vez somos titulares de una marca, podemos registrar tantas versiones de la misma como queramos (siempre y cuando cumplan con la “Ley de Marcas”).
Ejemplos de restylings:
23.- En caso de duda: ¿dónde podemos preguntar?
-Teléfono de información OEPM: 910 780 780
-Email: informacion@oepm.es
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